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Eckhard Ratjen, Abogado de propiedad intelectual certificado en BOEHMERT & BOEHMERT

  • Publicado el 05 de Octubre de 2020
“Las empresas deben asegurarse de haber construido una base de protección legal al lanzar nuevos productos”

Eckhard Ratjen es un abogado de propiedad intelectual certificado en la firma BOEHMERT & BOEHMERT, es consultor y apoya a medianas y grandes empresas internacionales y nacionales y start-ups en todas sus consultas sobre derechos de propiedad intelectual y copyright. El pasado mes de julio fue entrevistado por Melanie Streich Gentzik a petición de la feria Interpack.

Eckhard Ratjen, Abogado de propiedad intelectual certificado en BOEHMERT & BOEHMERT

¿Cómo puedo proteger una forma específica de embalaje bajo una marca?

En primer lugar, las empresas son libres de decidir qué quieren registrar como marca en la Oficina de Marcas. La segunda pregunta aquí es si esto es razonable y qué permite el mayor éxito. La marca no siempre termina necesariamente registrándose, lo que significa que las reclamaciones de marca no siempre pueden derivarse contra terceros. Este tema es complejo y, por lo tanto, las batallas legales pueden prolongarse durante muchos años, como podemos ver en el caso de Milka vs. RITTERSPORT.

En el caso mencionado, el Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe (BGH) llegó a un fallo definitivo tras nueve años de batalla. Milka ya había presentado reclamaciones a la Oficina de Patentes y Marcas de Alemania (DPMA) en 2011 para que se eliminaran dos marcas comerciales en 3D que habían sido registradas en forma de envases cuadrados para barras de chocolate y, en primera instancia, ganó el caso ante el Tribunal Federal de Patentes de Alemania (BPatG). Como tribunal de última instancia, la BGH ha confirmado ahora: la marca registrada en el embalaje cuadrado seguirá vigente. Para la industria del embalaje, esta decisión es reveladora, ya que ahora se ha establecido que el embalaje del producto puede protegerse como marca comercial.

La letra C en el lema de Coca-Cola está registrada como marca denominativa. Foto de Mae Mu en Unsplash
La letra C en el lema de Coca-Cola está registrada como marca denominativa. Foto de Mae Mu en Unsplash

¿Significa eso que el embalaje del producto siempre constituye una marca a partir de ahora?

No, no debemos confundirnos aquí. Una marca tiene que cumplir criterios de protección específicos. El embalaje solo puede protegerse como una marca comercial 3D si el embalaje no tiene ninguna propiedad de uso significativa que sea inherente a las funciones específicas de ese artículo. La única característica distintiva en el caso de RITTERSPORT es su embalaje cuadrado. Esto no le da al artículo ningún valor intrínseco. No es particularmente artístico, ni provoca ninguna diferencia significativa en el precio cuando se compara con otros productos comparables. Una botella diseñada explícitamente como edición especial por un diseñador, por ejemplo, difícilmente podría estar protegida por una marca registrada. Esto se debe a que asumimos que el cliente compra el producto por el embalaje.

Para registrar una marca comercial 3D, a menudo también se requiere que la entidad que la registra demuestre que la forma de embalaje ha ganado aceptación en el mercado. Esto significa que el nivel de conocimiento del producto por parte del mercado es el factor decisivo. Este proceso lleva mucho tiempo y generalmente involucra una opinión experta sobre la aceptación del mercado que certifica que el embalaje tiene un alto valor de reconocimiento.

En mi opinión, la oficina de patentes se ha vuelto mucho más estricta en los últimos años cuando se trata de otorgar marcas comerciales para formas. Por ejemplo, si diseña un nuevo embalaje ovalado y lo pone en el mercado, y desea asegurar esta forma de embalaje como marca registrada, entonces con toda probabilidad no pasará por la oficina de patentes a menos que se presente una opinión experta que demuestre que el diseño de envases es suficientemente conocido en el mercado.

La forma del artículo en sí o de su embalaje puede registrarse como marca comercial. Foto: marqquin, Unsplash
La forma del artículo en sí o de su embalaje puede registrarse como marca comercial. Foto: marqquin, Unsplash

¿Significa esto que los productos nuevos tienen más difícil proteger su embalaje?

No exactamente. En realidad, las marcas comerciales imponen mayores requisitos sobre la protección de la forma del envase. Sin embargo, se pueden proteger muchas cosas y todas se pueden proteger de diferentes formas. Independientemente de la forma del artículo, la forma del embalaje o el diseño del embalaje que se proteja, la marca registrada del diseño (marca de diseño) debe recibir una consideración especial en la industria del embalaje, además de la marca comercial (marca comercial 3D, marca comercial en color, marca figurativa, etc.).

Por lo tanto, hacemos esta recomendación a nuestros clientes: primero proteja el diseño del envase, a través del diseño, por ejemplo. Posteriormente, optimice el nivel de protección de forma gradual. Esto también depende de la cantidad de financiación disponible para ello. Registrar una marca comercial 3D no solo requiere mucho tiempo y, a veces, es difícil, sino que también implica altos costes.

Los gastos para obtener un producto protegido como marca 3D, cuando se trata de obtener una opinión experta sobre la aceptación del mercado, pueden ascender rápidamente a alrededor de 20.000 a 30.000 euros para que la marca registrada esté protegida solo en Alemania. Por otro lado, las inversiones que implica la obtención de una marca de diseño suficiente están muy por debajo de esta. Otro factor aquí es que rara vez se sabe cómo se desarrollará un producto cuando se presente el producto. En cualquier caso, las empresas deben asegurarse de haber construido una base de protección legal al lanzar nuevos productos, y deben tener esto en su lugar con suficiente antelación antes del lanzamiento al mercado.

¿En qué medida protege un producto la certificación a través de una marca legal?

Una amplia cartera de propiedad intelectual actúa como elemento disuasorio, y los derechos de propiedad intelectual existen para evitar que se produzcan disputas legales en primer lugar, idealmente. Si un competidor infringe sus derechos de propiedad intelectual, también debe hacer valer sus derechos, ya que de lo contrario la marca se debilitará. Casos como el de True Fruits, en el que la compañía utilizó letras basadas en la fuente Coca-Cola para su edición especial para una campaña que pretendía ser satírica, pueden resultar costosos y no están exentos de riesgos. Esta fue una clara infracción de los derechos de propiedad intelectual. Casos como estos pueden resultar en advertencias y procedimientos legales que también pueden dar lugar rápidamente a costes de compensación significativos y reclamos de compensación por daños por parte del titular de los derechos de autor. Infringir los derechos de propiedad industrial también es importante en términos del código penal.

Naturalmente, casos como estos, tanto deseados como no deseados, ocurren una y otra vez y generalmente provocan el conocimiento de la marca en los medios. La infracción es particularmente frecuente en el sector alimentario. Por ejemplo, las tiendas de descuento suelen almacenar productos sin nombre cuya presentación del producto se basa claramente en otro producto arquetípico. El alto nivel de conocimiento de la marca del producto original se aprovecha para intentar vender más productos de imitación. Para muchos, esto es en última instancia un cálculo comercial: si los ingresos del producto son lo suficientemente altos, esto compensa los costes legales; llamémoslo libre de pérdidas.

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